Landelijk Overleg Voorzitters Civiel

T.a.v. mevrouw mr. F.R. Jansen

Stafbureau Civielrecht Raad voor de Rechtspraak Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Den Haag, 27 november 2006

Dossiernummer: 3.2.8/3

Doorkiesnummer: 070-335 35 13

Faxnummer: 070-335 35 32

E-mail: a.hoevers@advocatenorde.nl

Voorstel voor liquidatietarief in IE-zaken

Geachte voorzitters,

Zoals u bekend zal zijn, ligt op dit moment bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel
tot implementatie van richtlijn 2004/48/EG inzake handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Dat voorstel introduceert een nieuw artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter uitvoering van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn over de proceskostenveroordeling.

De betrokken richtlijn had op 29 april jl. geïmplementeerd moeten zijn. De Adviescommissies Burgerlijk Procesrecht en Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten bespeuren sindsdien in de lagere rechtspraak de tendens tot (al dan niet vermeend) richtlijnconforme interpretatie. Beide commissies signaleren dat de toelichting bij artikel 1019h Rv onduidelijkheid schept, en dat daardoor moeilijk voorspelbaar is wat het procesrisico in concrete zaken is. De praktijk heeft behoefte aan duidelijkheid en eenheid. Om die reden heeft de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht een voorstel gedaan voor een apart liquidatietarief in IE-zaken. De Adviescommissie Intellectuele Eigendom steunt dit voorstel. De Algemene Raad kan zich eveneens in het voorstel vinden.

Graag zou de Algemene Raad in overleg met uw Landelijk Overleg tot overeenstemming komen over de vaststelling van een liquidatietarief in IE-zaken. Daartoe brengt de Algemene Raad bij deze het voorstel van beide Adviescommissies onder uw aandacht. Graag vernemen wij uw mening over het voorstel, en de wijze waarop wij hierover met u in overleg kunnen treden.

Met de meeste hoogachting,
namens de Algemene Raad,


J.J.H. Suyver
algemeen secretaris

Bijlagen



Eigen liquidatietarief voor IE-zaken

1. De Richtlijn 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, Pb EG L 157 (hierna: de Handhavingsrichtlijn) had op 29 april 2006 geïmplementeerd moeten zijn. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn luidt:
"Aan de procedure verbonden kosten. De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

Deze bepaling laat aan de nationale wetgever en autoriteiten de nodige speelruimte.

2. De Nederlandse wetgever heeft gemeend deze bepaling te moeten implementeren door in een nieuwe titel 14 voor het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering onder meer het volgende artikel – artikel 1019h – op te nemen:

"Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

3. In de Memorie van Toelichting (Bijl. II, 2005/06; 30 392 nr. 3), blz. 26 wordt opgemerkt:

" Artikel 14 van de richtlijn verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling van de verliezende partij. In het Nederlandse civiele procesrecht wordt thans uitgegaan van forfaitaire kostenveroordeling, gebaseerd op vaste tarieven (artikel 239 Rv en de Wet tarieven in burgerlijke zaken). Daarnaast voorziet artikel 6:96 BW in schadevergoeding voor de redelijke kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte. De proceskostenveroordeling zal zich onder het nieuwe regime in intellectuele-eigendomsinbreukzaken opnieuw moeten uitkristalliseren. De rechter zal moeten komen tot een veroordeling in evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal bijvoorbeeld meespelen bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is, ligt dan meer voor de hand dan een volledige kostenveroordeling. Deze laatste ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige namaak of piraterij. Voor de inbreuken die daartussen liggen, zal de rechter naar verwachting naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen. Door de formulering van de aanhef van het artikel – voor zover nodig in afwijking van de artikelen 237 e.v. – wordt aangegeven dat in situaties waarin de forfaitaire kostenveroordeling meer op zou leveren dan de werkelijk gemaakte kosten, de forfaitaire kostenveroordeling voorgaat."

4. Er wordt dus vanuit gegaan dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling van de verliezende partij. Voorts lijkt te worden uitgegaan van een glijdende schaal: een volledige kostenveroordeling wanneer het gaat om grootschalige namaak of piraterij, kostenveroordeling conform artt. 237 e.v. Rv ingeval van een inbreukmaker te goeder trouw, en voor de inbreuken die daartussen liggen handelt de rechter naar bevind van zaken.

5. Niet duidelijk is wat de MvT verstaat onder een inbreukmaker te goeder trouw. Indien een inbreukmaker werkelijk te goeder trouw is, d.w.z. niet wist dat hij inbreuk pleegde, zal hij na te zijn gesommeerd de inbreuk staken. Indien geen sommatie wordt gedaan maar rauwelijks wordt gedagvaard – en de inbreukmaker vervolgens de inbreuk staakt – zal de eiser in de proceskosten moeten worden veroordeeld. Waarschijnlijk doelt de MvT evenwel op de situatie dat gedaagde alleszins plausibele niet-inbreukargumenten aanvoert maar de rechter uiteindelijk toch eisers inbreukargumenten sterker vindt. Ook niet duidelijk is wat wordt bedoeld met "de inbreuken die daartussen liggen" waarin "naar bevind van zaken" moet worden gehandeld. Wellicht wordt gedoeld op zaken die geen piraterij betreffen maar waarin de inbreuk prima facie duidelijk is. Het lijkt echter nogal gecompliceerd de hoogte van de proceskostenveroordeling te laten afhangen van de door de rechter aanwezig geoordeelde gradatie van onrechtmatigheid.

6. Na 29 april jl. is in de lagere rechtspraak de tendens te bespeuren tot (al dan niet vermeend) richtlijnconforme interpretatie. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo beet op 1 juni 2006 het spits af. Hij veroordeelde gedaagde Grolsch om de werkelijk door eiser gemaakte kosten te vergoeden omdat zij bewust inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van eiser en dat niet onmiddellijk heeft gestaakt. Zie voorts Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht d.d. 16 juni 2006 (die de vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten toewijsbaar oordeelde nu gedaagde, "hoewel daartoe diverse malen gesommeerd, de inbreuk niet terstond heeft gestaakt en ook geen onthoudingsverklaring heeft afgegeven") en Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo d.d. 7 juli 2006 (die gedaagde veroordeelde in de helft van de werkelijk door eiseres gemaakte kosten).
Zie tenslotte Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 8 augustus 2006, die de eiser veroordeelde in de volledige proceskosten van gedaagde na te hebben overwogen dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi een bodemprocedure of oppositie niet zal overleven. Enige toetsing of eiser plausibele geldigheidsargumenten had aangevoerd, ontbreekt.

7. De commissie BPR vraagt zich allereerst af waarom in IE-zaken een ander proceskostenveroordelingsregime zou moeten gelden dan in andere zaken van vorderingen uit onrechtmatige daad, zoals bijvoorbeeld milieuverontreinigingen. Het feit dat proceskostenveroordelingen in IE-zaken in bodemprocedures doorgaans minimaal zijn ten opzichte van de werkelijke kosten houdt ook verband met de praktijk dat de inbreukvorderingen worden ingekleed als vorderingen van onbepaalde waarde doordat geen hoge bedragen als (voorschot op de) schadevergoeding worden gevorderd maar enkel schade op te maken bij staat en/of winstafdracht. Hierdoor wordt de kostenveroordeling uitgesproken conform tarief II. In het algemeen wordt niet nagegaan of "duidelijke aanwijzingen bestaan, dat deze zaken onder een ander tarief vallen".

8. Anderzijds heeft de wetgever uitgesproken dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling van de verliezende partij, rekening houdende met de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. De commissie BPR meent dat daarom een apart tarief in IE-zaken moet worden vastgesteld zoals dat ook bestaat in onteigeningszaken.

9. Voor het kort geding betekent dit, dat
- ingeval van flagrante inbreuk zoals evidente namaak of piraterij zijdens gedaagde of een manifest ongegronde eis zijdens eiser moet worden uitgegaan van vergoeding van de werkelijke kosten (inclusief die van octrooi-, merken- of modellengemachtigde) tenzij de billijkheid zich daartegen verzet; De tenzij-formule waakt ervoor dat ook ingeval van flagrante inbreuk de gemaakte kosten binnen redelijke grenzen blijven.
- in andere gevallen van vergoeding van de proceskosten conform het maximum (€ 9.475) tenzij het belang en de aard van de zaak een lager bedrag indiceren.

10. Voor bodemzaken betekent dit, dat
- ingeval van flagrante inbreuk zoals evidente namaak of piraterij zijdens gedaagde of een manifest ongegronde eis zijdens eiser moet worden uitgegaan van vergoeding van de werkelijke kosten (inclusief die van octrooi-,
merken- of modellengemachtigde) tenzij de billijkheid zich daartegen verzet; De tenzij-formule waakt ervoor dat ook ingeval van flagrante inbreuk de gemaakte kosten binnen redelijke grenzen blijven.
- in andere gevallen van vergoeding van de proceskosten conform tarief VIII (zaken van een geldswaarde boven € 1.000.000) tenzij het belang en de aard van de zaak een lager bedrag indiceren.


Adviescommissie BPR,

namens deze,
C.J.J.C. van Nispen, voorzitter
Onze ref. 081\Algemeen\NOVA Adviescommissie BPR (10528342)\10528342\d001-liquidatietarief\mm 4 / 4